Logo Valoxy
Photo extérieur Valoxy

Rue du Pré Catelan
La Madeleine, Nord-Pas-de-Calais
Tél : +33 (0) 3 20 39 33 47

La déchéance de la marque
Noter cet article

La déchéance de la marque

La marque permet de distinguer les produits et ou les services d’une entreprise, et, en ce sens, c’est un actif qui peut être source de revenus.

Le dépôt et l’enregistrement de la marque permettent une protection décennale qui peut être renouvelée de manière indéfinie. Pour garantir cette protection dans le temps, il faut cependant être attentif à ne pas perdre son droit sur la marque : la perte des droits peut résulter d’une action en nullité, d’une action en déchéance mais aussi de transfert des droits à la suite d’une action en revendication.

Valoxy, cabinet d’expertise comptable dans les Hauts de France, fait le point sur la pérennité de la propriété de la marque ou sa déchéance.

Il existe de nombreux cas où le titulaire de la marque peut perdre les droits sur son titre : la renonciation, la nullité, la déchéance des droits, et l’action en revendication intentée par un tiers.

1) La renonciation

La demande de radiation, totale ou partielle, notifiée à l’INPI, est, de fait, une déclaration de renonciation expresse, et entraîne la perte des droits sur son titre (sa marque). Cette renonciation peut également être tacite si le titulaire de la marque choisit simplement de ne pas procéder au renouvellement de la protection à l’expiration de la période décennale.

 


2) La nullité

Les causes de nullité

Il existe une liste limitative de cause de nullité des marques. Sont frappés de nullité les enregistrements non conformes aux articles L .711-1 à L.711-3 du Code de propriété intellectuelle, et cela concerne la marque :

  • qui n’est pas susceptible de représentation graphique
  • qui utilise un signe générique, c’est à dire un signe ou une désignation qui, dans le langage courant, est la désignation nécessaire, générique ou usuelle du bien ou du service. Il n’est pas possible d’accorder un droit privatif sur un terme qui appartient au langage courant et qui doit pouvoir être utilisé par tous, y compris les concurrents, pour désigner le produit ou le service.
  • qui utilise un signe déceptif, c’est à dire un signe qui est de nature à tromper le public sur la qualité, la nature ou la provenance géographique du produit ou du service.

La nullité sanctionne également les atteintes portées aux titulaires de droits antérieurs (marques enregistrées, marques notoirement connues, droits d’auteur).

La nullité sanctionne, enfin, le dépôt frauduleux.

 

Lorsqu’elle est prononcée, la nullité peut être totale ou partielle. En cas de nullité totale, la radiation du signe du registre des marques a lieu d’office et la nullité de l’enregistrement entraîne la nullité des licences accordées antérieurement.

 


3) La déchéance

a) La déchéance des droits sur sa marque pour défaut d’usage sérieux du signe

L’usage de la marque est nécessaire pour conserver ses droits. Cet usage “sérieux” est un usage conforme à la fonction essentielle de la marque : est considéré comme sérieux et régulier l’usage du signe fait  par un tiers avec le consentement du propriétaire du signe (un licencié, par exemple), ou l’usage du signe sous une forme modifiée mais n’en altérant pas le caractère distinctif.

L’usage sérieux n’implique pas non plus nécessairement un usage du signe sur le territoire national. Un usage à l’étranger peut être pris en compte.

L’usage sérieux implique aussi un certain volume d’activité.

Cependant, si l’exploitation de sa marque est importante, il faut aussi pouvoir prouver cette exploitation en fournissant des preuves d’usage (factures, bons de commandes, catalogues, etc.). Ces preuves permettront de dater l’exploitation de la marque, et d’en établir l’usage “à titre de marque”, et non son utilisation comme une simple “enseigne” (ou à titre décoratif).

 

La déchéance est la perte de ses droits exclusifs sur la marque. Le signe (la marque) tombe dans le domaine public et redevient à la disposition de tous s’il est inutilisé (inactif) pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La déchéance sera prononcée pour non-usage sérieux du signe. Un usage sporadique peut donc empêcher la déchéance. Le délai court à partir de la date d’enregistrement si la marque n’a jamais été utilisée, ou à partir du jour où l’usage a cessé.

Pour échapper à la déchéance, on peut invoquer des motifs légitimes (justes motifs) au non-usage de la marque.

 

b) La perte du caractère distinctif du signe

Pour qu’un signe soit distinctif, il doit être arbitraire, et ne doit pas être imposé par le produit lui-même. Le caractère arbitraire s’apprécie au moment de l’acquisition de la protection. Ainsi, trois types de signes sont dépourvus de caractère distinctif :

  • les signes descriptifs,
  • les signes imposés par la nature ou la fonction du produit ou du service,
  • les signes non distinctifs (désignation générique, usuelle, nécessaire du produit).

La perte du caractère distinctif du signe constitue une dégénérescence. Celle-ci résulte principalement d’un usage banalisant : le public a pris l’habitude d’identifier le produit en utilisant la marque (frigidaire au lieu de réfrigérateur).

 

c) L’hypothèse où la marque est devenue déceptive

Encourt la déchéance de ses droits, le titulaire de la marque, devenu de son fait, propre à induire en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service.

 

 

d) Mise en œuvre et effets de la déchéance

La déchéance n’est pas automatique, et doit être demandée devant l’un des tribunaux compétents en matière de marque (généralement le Tribunal d’Instance, après une mise en demeure demandant la justification de l’usage d’une marque).

Il faut cependant un intérêt légitime à agir. Le demandeur ne sera qualifié à agir que si le maintien de la marque adverse sur tel ou tel produit est de nature à lui nuire soit :

  • en l’empêchant de l’utiliser à son profit dans un secteur de son activité ou de son développement prévisible,
  • en créant une confusion dans l’esprit du public.

 

 

4) L’action en revendication

Si une personne a été spoliée de ses droits, elle peut revendiquer la titularité de la marque. La revendication offre la possibilité à la victime d’un dépôt frauduleux de ne pas demander l’annulation de la marque mais sa subrogation dans les droits du titulaire initial. Ainsi, elle ira  directement remplacer le fraudeur en tant que réel propriétaire de la marque.

La revendication suppose que l’enregistrement ait été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou réglementaire.

L’action en revendication suppose que le titulaire légitime du signe démontre la fraude ou la méconnaissance d’une obligation légale ou conventionnelle. Si cette preuve est apportée, l’action aboutit à l’éviction de l’usurpateur et donc à la subrogation dans ses droits du véritable titulaire.

 

En cas de doutes, n’hésitez pas à nous contacter, et, pour plus d’informations, retrouvez nos articles sur le blog de Valoxy :

 


marque

Laisser un commentaire

You have to agree to the comment policy.

Pas de commentaire

Ne cherchez plus l'information...

Avec nos newsletters, restez informé des dernières actualités .

Vous pourrez vous désinscrire à tout moment.