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La question de la renommée de la marque et de la marque notoire

On a pu voir que la marque, pour être protégée, doit être enregistrée au préalable auprès de l’INPI. Toutefois, il existe des exceptions à ce principe. En effet, on parle parfois des marques dites notoires, non enregistrées, mais qui bénéficient pourtant d’une protection.

A côté on trouve également certaines marques enregistrées mais dont la protection ne cantonne pas aux simples droits sur la marque enregistrée, la protection est élargie : ce sont les marques renommées.

Le blog Valoxy vous explique ce qu’il en est.

 I. Marques notoires et renommées, de quoi parle-t-on ?

A. Les conditions à remplir

1. La marque notoire

Une marque notoire est une marque qui n’est, par exception, pas enregistrée en tant que marque mais qui va tout de même bénéficier d’une protection.

La marque notoire est protégée contre le risque de confusion sur le fondement de la notoriété dont elle jouit sur le territoire où elle est exploitée. a

La protection ainsi accordée est une protection internationale en vertu de l’article 6 bis de la Convention de Paris auquel va renvoyer l’article L.713-5 alinéa 2 du Code de la Propriété Intellectuelle.

La marque doit, pour être protégée comme tel, être « notoirement connue », au moins sur une partie substantielle du territoire d’un État. Dès lors, il ne sera pas possible de demander l’enregistrement de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires.

Exemple : la marque « Poîlane » est une marque notoire car notoirement connue de la seule clientèle parisienne, mais elle n’est pas enregistrée.

2. La marque renommée

Le concept est ici tout autre, il est posé par une Directive européenne du 21 décembre 1988 (89/104). La marque de renommée est une marque qui est, elle, enregistrée, mais dont la protection est étendue au-delà des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.

La marque de renommée permet à son titulaire de faire interdire, sous certaines conditions, l’usage dans le commerce d’un signe identique ou ressemblant désignant des produits et ou services identiques, similaires ou différents.

La renommée d’une marque est fonction de son public : plus la partie du public concerné est significative plus elle est renommée. Attention toutefois, il ne doit pas s’agir d’une marque « grand public.

En d’autres termes la marque doit avoir une renommée dans les milieux de spécialistes auxquels elle s’adresse et doit alors être bien connue de ces spécialistes

Remarque : un phénomène de mode, sans succès constant sur le long terme, n’est pas une marque bénéficiant d’une renommée.

B. Comment prouver le caractère notoire ou renommé de la marque ?

Celui qui invoque la protection de sa marque a tout intérêt à pouvoir apporter la preuve de la notoriété ou de la renommée de sa marque.

preuve notorité ou renommée de la marqueLa preuve doit permettre aux juges de conclure, sans nul doute possible, que la marque jouit d’une renommée ou d’une notoriété suffisante pour être protégée comme tel. Il ne doit pas simplement s’agir d’hypothèses.

Si la charge de la preuve incombe donc au titulaire prétendu des droits sur la marque, la décision définitive revient aux juges.

Quelques indices permettent de prouver la notoriété ou la renommée de la marque :

  • La part de marché qu’occupe la marque
  • L’intensité de l’exploitation de cette marque
  • L’étendue géographique de l’exploitation
  • La durée de l’usage de la marque
  • L’importance des investissements consentis pour cette marque

II. La force des marques notoires et renommées

A. L’antériorité des marques notoires

La marque notoire, alors même qu’elle n’est pas enregistrée, constitue une antériorité : autrement dit, son existence est reconnue en tant que marque bénéficiant d’une protection.

Le titulaire de la marque peut donc engager des poursuites contre toute personne qui porte atteinte à ses droits et il peut aussi faire annuler des marques déposées dans le champ de sa marque notoire.

B. L’exception au principe de spécialité de la marque renommée

Il est un principe bien connu en droit des marques : le principe de spécialité. Ce principe prévoit que la marque enregistrée ne donne lieu à protection que pour les biens et/ou services désignés protection marque renomméedans le dépôt et l’enregistrement, pas au-delà.

La renommée de la marque, est une exception à ce principe, car la marque est protégée alors même que les faits mis en cause sont réalisés pour des produits ou des services non couverts dans l’enregistrement.

Le titulaire de cette marque renommée peut ainsi intenter une action contre les personnes qui portent préjudice à sa marque : notamment en parasitant ou tirant profit de sa renommée.

Il faut toutefois caractériser que l’usage de la marque renommée diminue cette renommée de la marque, lui prote préjudice auprès du consommateur en donnant une image négative.

Exemple : une société de jeux vidéo a été condamnée pour avoir voulu tirer profit de la marque de bière « Desperados ». Les Tribunaux ont considéré que cet usage entraînait une vulgarisation de la marque et portait atteinte à sa valeur économique.

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